Evaluar Tratado de Madrid

Protocolo de Propiedad Intelectual ofrece ventajas, pero podría encarecer costos

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El 13 de noviembre se publicó en el diario oficial La Gaceta el proyecto de Ley No. 18.434 de “Adhesión al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid en su formada enmendada relativo al Registro Internacional de Marcas y del Reglamento Común del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente a ese arreglo”, tratado internacional nacido en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 1989, con enmiendas en 2006 y 2007 y del cual son parte 83 países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Japón, China, y países latinoamericanos como México y Colombia.

El Protocolo de Madrid permite, mediante la presentación de un formulario único, solicitar simultáneamente la protección de una marca en el territorio de las 83 partes contratantes vinculadas al referido tratado.

¿Cómo funciona?

Se lleva a cabo una solicitud internacional en el Registro de la Propiedad Industrial, que debe designar los países en los que se desea protección para la marca.

El Registro debe certificar los siguientes aspectos: i) que la marca sea la misma que figura en el registro o solicitud original; ii) que cualquier indicación como la descripción de la marca o la reivindicación del color, sean idénticas a las contenidas en el registro o solicitud original; y iii) que los productos y servicios consignados en la solicitud internacional están incluidos en la lista de productos y servicios del registro o solicitud original.

Una vez enviada la solicitud a la OMPI en Suiza, esta verificará que cumple con los requisitos establecidos en el Protocolo de Madrid y su Reglamento, incluidos aquellos relacionados con la lista de los productos y servicios cuyas marcas se busca proteger, así como a su clasificación.

Si la solicitud internacional cumple con los requisitos mencionados anteriormente, la marca se inscribirá en el registro internacional y se publicará en el Boletín de la Oficina Internacional, notificando el registro a los países designados.

Si encontrase alguna irregularidad en el registro durante el examen de oficio o se presentara alguna oposición, la oficina de marcas puede declarar que la protección no puede otorgarse a la marca objeto de la solicitud.

Si la oficina de marcas no deniega la protección en un plazo determinado, la marca goza de la misma protección que si hubiera sido registrada por esa oficina. Conforme al Protocolo de Madrid establece que la denegación solo podrá fundarse en motivos que se aplicarían en virtud del Convenio de París (CUP).

El registro internacional dependerá de la marca registrada o solicitada en la oficina de origen, durante los primeros 5 años desde la fecha de inscripción.

Ventajas

Hay varios elementos que deben considerarse.

A) Costos: En principio, el empleo del procedimiento descrito en el tratado disminuiría los costos asociados a la obtención, mantenimiento y administración (renovación, cambios) de los derechos sobre una marca, fuera de Costa Rica, facilitando así la protección de las marcas costarricenses en mercados de exportación.

B) Facilidad: El Protocolo ofrecerá a este mismo titular de una marca registrada en Costa Rica la posibilidad de constituir derechos en las demás partes contratantes, con la presentación de una solicitud única, en idioma español y con el pago de un conjunto de tasas en una sola moneda, el franco Suizo. Asimismo, una vez concedidos los derechos en las partes contratantes correspondientes, el Protocolo permite la administración centralizada de dichos derechos.

C) Mercados de Exportación: Países destino de buena parte de las exportaciones costarricenses (65%) son miembros del Sistema de Madrid.

Desventajas:

También hay elementos que deben ponerse en la balanza.

A) Mayores costos: Actualmente, las firmas de abogados al costo básico consistente en las tarifas impuestas por el Sistema y que permiten al solicitante no tener que tramitar su solicitud mediante un agente de Propiedad Industrial (abogado) en un determinado país, podría verse seriamente incrementado en los supuestos de oposiciones, nulidades o denegaciones, debiendo entonces contratar una firma de abogados para tal efecto, quien facturará a costos generalmente más altos en comparación al caso en el cual hubiese tramitado la solicitud desde un inicio, desde la búsqueda de disponbilidad.

B) Publicación del registro y no de la solicitud: Actualmente las solicitudes de marcas se publican en el diario oficial La Gaceta y son fácilmente accesibles a cualquier costarricense. Esto permite a nacionales y extranjeros ejercer un control previo al registro e incluso participar y oponerse dentro de un término de dos meses. Bajo el Sistema de Madrid (Art. 3 del Protocolo) se publica únicamente la marca registrada, no la solicitada. Terceros que se sientan afectados por dichos registros deberán recurrir a interponer proceso de nulidad y no oposición, siendo los primeros más lentos y también costosos.

C) Trato Desigual: Solo los nacionales costarricenses y los extranjeros con domicilio o establecimiento industrial o comercial en Costa Rica o que sean nacionales de países de la Unión, podrán utilizar el Sistema de Madrid, presentando solicitudes de registro en Costa Rica. Por el contrario, todos aquellos nacionales de países no miembros del Sistema, que presenten solicitudes ante el Registro de la Propiedad Industrial, no se beneficiarán.

D) Mayor presión al Registro, eventuales privilegios a las solicitudes internacionales e impacto institucional: Si bien actualmente el Registro de la Propiedad Industrial tramita el registro de marcas en periodos aproximados de 5 a 6 meses, dichos plazos podrían dilatarse ante un posible incremento en el número de solicitudes, de acuerdo con la experiencia reciente de países de ingresos medios como el nuestro.

E) Menos causales de denegación: El sistema de Madrid emplea como causales de denegación de una solicitud de marca las previstas en el Convenio de París, en tanto que la legislación nacional prevé varias causales adicionales tendientes a tutelar por ejemplo las denominaciones de origen, la moral y el orden público y los derechos de comunidades indígenas o tradicionales.

A manera de corolario

Razones históricas y modelos económicos no vigentes han conspirado para que en Costa Rica no haya existido un adecuado desarrollo normativo, institucional y jurisprudencial en materia de propiedad industrial e intelectual.

Una de las consecuencias negativas de esta realidad ha sido el automatismo, la poca o nula reflexión, constatadas en la promoción y aprobación de reciente normativa e instrumentos internacionales de la materia, cuyos alcances y correcta interpretación, han logrado comprenderse solo varios años después. Debe ser un desafío inmediato superar esta tradición y reflexionar sobre la adhesión a este tratado propuesto por el Poder Ejecutivo.

Las desventajas que se apuntan no parecen haber sido consideradas y ello puede generar graves inconvenientes futuros. El hecho de que aún varios países latinoamericanos como Brasil, Chile o Argentina no le hayan aprobado o lo hayan rechazado, debe también ser un elemento por valorar.

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