Todo emprendedor de pequeña o mediana empresa, así como grandes empresarios, deben tomar en cuenta que lo referente a su marca no termina en su inscripción; por más poco tradicional que resulte el signo, lo más importante no se limita a registrarlo.
Es evidente que para poder defender una marca es necesario que se encuentre inscrita. Son muchos los casos en los que se pierde lo invertido en la marca y en el producto por no registrarla como corresponde; sin embargo, esto es solo el primer paso.
Aspecto importante por considerar: el registro de una marca no concede el derecho de usarla, sino que otorga a su propietario un ius prohibendi , el cual implica la posibilidad del titular de impedirle a terceros el uso de marcas similares o idénticas a la registrada.
Una vez inscrita la marca, todo titular debe pensar en dos aspectos importantes: a) la defensa per se y b) la utilización.
En el primer caso, es necesario tomar en cuenta el mercado, ver a la competencia y determinar si algún competidor está utilizando una marca similar, ya sea para evitar la competencia desleal o para evitar la dilución de la marca.
Lo anterior no es más que el caso del típico de conflicto marcario, sin embargo, nuestro segundo escenario es, en mi criterio, más importante. La utilización de la marca es el aspecto más importante en la ratificación del derecho marcario.
El primer aspecto a considerar, desde una perspectiva negativa del derecho, es que no usar la marca puede generar la cancelación del derecho. Según el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos , cualquier interesado puede solicitar la cancelación de la marca si esta no ha sido utilizada por 5 años desde la interposición de la acción de cancelación, adicionalmente se debe tomar en consideración que en estos casos la carga de la prueba se invierte; es decir, el titular debe probar que utilizó la marca en el periodo concedido.
Ahora bien, el uso no solamente se debe analizar desde una perspectiva negativa, sino también desde un punto de vista positivo; es decir, respecto del uso de la marca en sí misma. La gran pregunta en estos casos es ¿cómo se debe usar la marca?
Es evidente que la marca debe usarse en el producto o el servicio. Este no es el objeto de este artículo, sin embargo, existen otras formas de uso que suelen generar controversias poco previstas por los titulares.
Uno de los aspectos más importantes es el inventario de activos de propiedad intelectual; es decir, todo titular debe tener un archivo que indique cómo ha usado su marca, que variaciones le ha hecho, cuando se las hizo y para qué o para quién.
A la vez, todo titular debe proteger el uso de su marca a través de contratos con terceros. Esto no solamente lo protege, sino que le genera ingresos.
La licencia se puede manifestar de diversas formas: simple distribución, franquicia, publicidad, compra venta internacional de mercaderías, subsidiarias, representaciones u otros. Sin embargo siempre es importante, en todos estos contratos, separar un apartado para determinar la forma en la que se va a regular el uso de la marca.
Dos aspectos a tomar en consideración por todo titular de marca en estos contratos son el ejercicio de la defensa de la marca y las condiciones de calidad de esta.
No solamente debe tomarse en cuenta el aspecto negativo del derecho, sea la posibilidad de que la cancelen por falta de uso o la posibilidad de dilución por falta de ejercicio de la defensa, sino que también se debe considerar que, en el caso de las licencias, estas se pueden cancelar cuando exista un defecto en el control de calidad que genere una confusión, engaño o perjuicio grave en el público consumidor (artículo 36 de la Ley de Marcas ).
A manera de corolario, lo más importante es tener un contrato que regule todos los aspectos en materia de propiedad intelectual, en caso contrario es muy probable que se encuentre en una situación precaria e indefendible, que degenere en una pérdida económica.
Así las cosas, todo titular debería registrar su marca, usarla de forma convencional, defenderla frente a la competencia desleal y la dilución y, si su negocio se lo permite, licenciarla; regulando por la vía contractual la forma de uso, el precio, su control de calidad, y la forma de defenderla.
Así no se encontrará en una situación precaria frente a terceros.