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Las marcas se constituyeron en un activo sobre el cual giran muchas transacciones económicas todos los días.
De acuerdo con nuestra legislación, los titulares de marcas puedan disponer libremente de ellas, ya sea mediante la cesión del derecho a un tercero interesado, así como la posibilidad de licenciar la marca a una o varias personas físicas o jurídicas.
En ambos casos, existen ciertas recomendaciones que los titulares y los posibles interesados en adquirir el derecho deben seguir.
En primer lugar, es sumamente importante individualizar la marca que se pretende ceder o licenciar. Para ello, es necesario revisar ante la oficina de marcas de nuestro país que la marca se encuentre debidamente solicitada o inscrita. Asimismo, se debe corroborar el titular, los productos o servicios que protege la marca y, sobre todo, es muy importante revisar la fecha de vencimiento.
Una vez verificados todos estos datos, es fundamental que el contrato de cesión o licencia tenga ciertas cláusulas de garantía. En ellas, destaca verificar que el titular no pretenda ceder o licenciar una marca sobre la cual pesa algún gravamen o anotación, o que la marca esté siendo parte de un proceso legal que aún no haya sido anotado en el Registro. Es importante indicar que no es frecuente que las marcas sean objeto de procesos de demanda o de gravámenes, razón por la cual muchas personas pasan por alto la revisión de estos aspectos.
Ahora, nuestra normativa establece que si la transferencia de una marca es susceptible de causar riesgo de confusión, el Registro de la Propiedad Industrial podrá no inscribir la cesión total o parcial de la marca. Es importante, por ende, asesorarse legalmente para verificar que este supuesto no se cumple.
Para el caso de los contratos de licencia de marca, es necesario tener presentes varios aspectos, entre los cuales destaca el hecho de que la licencia puede ser exclusiva o no exclusiva, limitada en el tiempo así como en el territorio y para todos o algunos productos o servicios. Es indispensable que al negociar, las partes entiendan las posibles restricciones en estos aspectos, pues una omisión hace presumir, de acuerdo con la ley, que la licencia fue otorgada por todo el plazo de registro de la marca, en todo el territorio nacional y para todos los productos.
Un punto aparte en los contratos de licencia lo constituye el control de calidad que sobre la marca establece el licenciante. Si bien es cierto la ley no exige que el contrato de licencia contenga mención sobre el control de calidad, sí es vital establecer las políticas y reglas que se deben acatar en el uso de la marca. Un correcto control de calidad permite que la marca nunca pierda su función distintiva y la asociación de calidad que realiza el consumidor con el producto o servicio que protege la marca.
Aun más, si no se establecen controles de calidad y el uso de la marca que se da por parte del licenciatario es distinto del que posee el licenciante o de la imagen que tiene el consumidor sobre la marca, el contrato de licencia puede ser cancelado.
Uno de los pilares fundamentales del derecho de marcas es la protección de los intereses, tanto de los consumidores como de los titulares, por lo que un uso irregular que perjudique a alguno de estos grupos tiene como corolario la eventual cancelación de la marca.
Por ello, es indispensable tener presente que en cualquier adquisición o venta de marcas, las partes involucradas deben conocer no solo el producto o servicio que la marca pretende proteger, sino también las particularidades legales del contrato de cesión o licencia, pues un contrato incompleto puede dar al traste con una inversión cuantiosa e importante para la empresa.
